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| CONTRIBUIÇÃO ASPI - NOVAS DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS |
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CONSULTA SOBRE MINUTA DE NOVAS DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS
A ASPI - Associação Paulista da Propriedade Intelectual constituiu um Grupo de Trabalho para analisar e oferecer comentários e sugestões com relação à minuta de novas Diretrizes de Análise de Marcas elaborada pelo INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que se propõem a substituir as atuais Diretrizes de Análise de Marcas instituídas pela Resolução nº 51 de 23 de abril de 1.997.
Destarte, resolve a ASPI encaminhar ao INPI, a título de contribuição à discussão do tema, os seguintes comentários e recomendações:
1.2.2. Marca coletiva
O termo entidade parece não ter sido aplicado corretamente quando o redator quis dizer pessoa jurídica representativa de uma coletividade. Por isso, sugerimos a troca do termo pela expressão acima.
1.2.3 Marca de certificação
Apesar de parecerem evidentes para o órgão, os exemplos de marcas de certificação oferecidos pela minuta podem não ser evidentes para o leitor médio, possível usuário sem experiência na área de atividade. Sugerimos, assim, a troca dos exemplos por outros mais evidentes como ISO ou ABNT etc.
1.3 Apresentação da Marca
1.3.1. Marca nominativa
O texto está muito bem explicado, mas a nosso ver, deixa de comentar sobre dois pontos relevantes: (a) O tratamento de caracteres especiais. Ex.: @, $, & etc. e (b) Letras maiúsculas e minúsculas.
O entendimento do INPI tem variado nessas duas searas e desta feita, a oportunidade das Novas Diretrizes poderia ser aproveitada para melhor elucidar as questões. De um lado, os caracteres especiais quando utilizados com objetivo de letra ou de elemento figurativo. E de outro, a questão da apresentação de um elemento nominativo se as letras do meio forem formadas por maiúsculas.
1.3.2. Marca figurativa
A questão dos ideogramas e seus significados precisa ser aclarada pelo INPI, pois o texto que se encontra minutado suscita questionamento sobre o tratamento desequilibrado das marcas figurativas com ideogramas que possuam significado. Nesse sentido, esses ideogramas serão considerados marcas mistas? O seu significado poderá influenciar a análise da distintividade do sinal?
Mais ainda, não há como o INPI aferir se o significado do ideograma seja compreensível por uma parcela significativa do público consumidor.
Em nossa opinião, o primeiro parágrafo da página 7 deveria possuir a seguinte redação: “Nas duas últimas hipóteses elencadas, a proteção legal recai sobre a representação gráfica das letras e do ideograma em si, e não sobre a palavra no requerimento ou expressão que eles representam”.
1.4.3. Sistema Atributivo
Sugerimos a inclusão do termo predominantemente no primeiro parágrafo desse item, deixando a redação do mesmo com a seguinte forma: “O sistema de registro de marca adotado no Brasil é predominantemente atributivo de direito, isto é, a sua propriedade e o seu uso exclusivo só são adquiridos pelo registro, conforme define o art. 129 da LPI”.
Sugerimos a inclusão da expressão de precedência ao registro pelo uso anterior por terceiro de boa-fé no terceiro parágrafo desse item, deixando a parte final do mesmo com a seguinte forma: “[Todavia, essa regra comporta uma exceção, qual seja, aquela denominada direito de precedência ao registro pelo uso anterior por terceiro de boa-fé”.
Exceção: Usuário Anterior
Comentamos que não há na LPI, regra que claramente estabeleça a necessidade do depósito da marca atacada com base no uso anterior por boa-fé, pelo requerente do direito de precedência, como faz pensar a letra b) do item 1.4.3., constante da página 9 da minuta. Dessa forma, sugerimos a retirada dessa letra ou sua substituição por texto legislativo que o defina.
Alternativamente, é possível que o primeiro parágrafo da página 10 seja utilizado para justificar a necessidade do depósito da marca pré-usada, visto que a precedência ao registro pressupõe que o pré-utente percorra o caminho da regra do sistema, qual seja, o processamento de seu pedido pelo INPI.
1.4.4. Repressão à Concorrência Desleal
Sugerimos a inclusão da expressão sociedades empresárias, empresários na segunda linha do último parágrafo da página 10, deixando a redação com a seguinte forma: “[Configurada a hipótese de, pela legitimação do uso do sinal mediante registro, haver confusão ou associação indevida entre sociedades empresárias, empresários, estabelecimentos (...)]”
1.6. Legitimação do Requerente
1.6.1. Pessoas legitimadas
Sugerimos a inclusão na parte final do terceiro parágrafo deste item da expressão observado a norma do art. 217 da LPI, deixando a redação do parágrafo com a seguinte forma: “[Contudo, o art. 127 da LPI prescreve, literalmente, que a pessoa domiciliada no exterior (independentemente do caráter público ou privado) também pode requerer registro de marca no Brasil, com ou sem a reivindicação de prioridade prevista no artigo 4º da CUP, observado a norma do art. 217 da LPI”.
1.6.2. Efetividade e Licitude da Atividade Exercida
O INPI deixou de expressar importante entendimento quanto a licitude de se licenciar marcas, de acordo com a LPI. Em muitos casos, potenciais titulares deixam de obter registro de marca e assim, deixam de licenciar suas marcas, tendo em vista a limitação de se especificar a licença de marca como atividade lícita a ser exercida, preenchendo-se assim, o requisito do artigo 128 da LPI e possibilitando o registro para os diversos produtos e serviços de interesse do licenciador.
Dessa forma, a fim de corrigir essa impossibilidade instituída pelo INPI, posto que licenciamento de marcas é atividade fim não-aceita pelo órgão, sugerimos a inclusão da expressão tal como no licenciamento de marca na parte final do terceiro parágrafo da página 12, deixando a redação da mesma com a seguinte forma: “[(...), a fim de se verificar se, efetivamente, o produto ou o serviço decorre naturalmente da atividade principal, tal como o licenciamento de marca”.
Ainda sobre atividade lícita e efetiva exigida pelo artigo 128 da LPI, gostaríamos de sugerir que o INPI exponha seu entendimento ou forma de interpretação quanto à comprovação das atividades exercidas pelos titulares, tendo em vista que esse item sempre gerou discussões nos leitores médios.
Sugestão: Também destacar que o exame quanto ao atendimento da norma do artigo 128, §1º é igualmente realizada por ocasião de cessão.
É recomendável que se esclareça se, no caso de dissolução de pessoa jurídica, há possibilidade de a marca adentrar ao patrimônio pessoal do sócio (pessoa física) e suas consequencias à luz do disposto no art. 128, §1º.
O mesmo em relação à sucessão hereditária: há possibilidade de a marca adentrar ao patrimônio do herdeiro? Como fica a aplicação da norma?
No caso de se tratar o depositante de pessoa física, indicar exemplificativamente quais os documentos aceitos para comprovação do exercício lícito e efetivo da atividade.
Merece esclarecimento, ainda, a questão das marcas requeridas por entidades representativas de classes (associações e sindicatos). Isso porque a antiga classe nacional 41.50 tratava dos serviços de representação de classe profissional e assistência à profissão.
Com a adoção da classificação internacional, a tabela de correspondência da classificação internacional da 7ª revisão, informou que os “serviços de representação de classe profissional e assistência à profissão”, antiga classe 41.50, estariam previstos na classe internacional 42. Com base nesta orientação, deferidos registros para identificar atividades associativas na classe internacional 42 durante a vigência da 7ª revisão, entendimento mantido para a 8ª revisão da classificação internacional.
Atualmente, estão sendo formuladas exigências no tocante à especificação de marcas depositadas para identificar serviços de representação de classe profissional, razão pela qual é recomendável estabelecer o entendimento deste Instituto quanto à forma adequada de especificação, considerando o objetivo social das associações representativas e sindicatos à luz da norma prevista no §1º do art. 128, da LPI.
3.2. Quanto à condição de liceidade do sinal
3.2.1. Em função do seu caráter oficial ou público
Sugerimos que o INPI indique a fonte de suas pesquisas para o oferecimento das definições de brasão ou armas, medalha, bandeira, emblema ou distintivo e monumento.
Por outro lado, o exemplo “CRISTO REDENTOR” como sendo registrável por designar uma pessoa e não apenas o monumento não nos parece o mais adequado, tendo em vista sua inegável dissociação do monumento.
3.3 Quanto à condição de distintividade do sinal
3.3.3 Sinal ou expressão de propaganda
Não nos parece adequada a posição exteriorizada, de que por ocasião do exame, o pedido de registro será indeferido com base no art. 124, VII da LPI, “quando o caráter de propaganda do sinal estiver evidenciado”.
Isso porque somente a forma de uso da marca é que determinará se o sinal ou expressão é empregada “apenas como meio de propaganda”.
Evidentemente, embora uma determinada expressão possa eventualmente consistir em apenas meio de propaganda, pode igualmente consubstanciar-se como marca, distintiva per se, de acordo com a forma de sua utilização por seu titular.
Nesse passo, citamos as palavras de DOUGLAS GABRIEL DOMINGUES, fazendo referência a GAMA CERQUEIRA, segundo as quais:
“...as legendas aproximam-se das denominações empregadas como marca, podendo ser consideradas marcas verbais desde que satisfação os requisitos essenciais de mencionadas marcas. Mais: na hipótese das palavras se apresentarem combinadas com emblemas ou sinais outros figurativos passariam à condição de marcas mistas”
Por sua vez, lecionou JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES, no que concerne à proteção como marca com base e em razão do aprovado pelo Congresso de Berlim, de 1963, da AIPPI – Associação Internacional para Proteção à Propriedade Industrial:
“A marca é um sinal capaz de distinguir produtos e ou serviços de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. O caráter distintivo da marca com respeito ao produto ou serviço destinado por ela, cresce da natureza do próprio sinal ou do uso que tenha sido feito por ele. E, de forma enunciativa, diz que são os seguintes os sinais constitutivos de uma marca: palavras, coleção de palavras, inventadas ou não, incluindo os títulos dos diários, e periódicos, os títulos de nomes coletivos, “slogans” etc. etc.”
Assim, considerando que tão-só a pragmática demonstrará se se trata de marca ou expressão de propaganda, a própria LPI faz referência ao uso, ao utilizar o verbo “empregar”. Segundo o dicionário HOUAISS, o verbo empregar significa “1. fazer uso de; utilizar, aplicar”.
Por esta razão, somente com a verificação do uso da marca no mercado, por seu titular, poder-se-á aplicar com segurança e correição a norma do art. 124, VII da Lei da Propriedade Industrial, sendo, pois, abusiva e ilegal tal presunção por parte desta r. Autarquia ao indeferir sumariamente o presente pedido de registro.
Neste passo, importante citar o posicionamento do advogado ANTONIO FERRO RICCI, especializado em propriedade intelectual, que diz:
“(...) não é critério lícito a recusa do registro de marcas simplesmente porque contêm 3 ou mais palavras, se não existir certeza ou prova de que aquela marca será utilizada apenas como meio de propaganda e não para distinguir produtos e serviços.
(...)
De igual forma não nos parece lícito, lógico e razoável o indeferimento de pedidos de marcas fundamentados, simplesmente em uma presunção ou ‘achismo’ de que a marca requerida será usada, no futuro, apenas como meio de propaganda, mesmo porque a requerente não está obrigada a utilizá-la durante a tramitação do processo.”
Ora, ainda neste sentido, a Resolução 38 da ABPI destaca que: “não pode o INPI antecipadamente indeferir um pedido de registro de marca pela presunção ou receio de que o mesmo venha no futuro a ser usado unicamente como sinal, frase ou expressão de propaganda”.
E não se diga que há necessidade de fazer prova da forma de uso na tramitação do pedido de registro, visto que art. 124 da LPI não o exige, seja porque o art. 15, § 3º, do TRIPs claramente o impede.
Desta forma, somente na hipótese de procedimento de caducidade por falta de uso poder-se-á verificar, com a constatação da forma de uso em concreto, se o sinal é empregado apenas como expressão de propaganda.
Logo, não se mostra adequada, sendo até mesmo antijurígena a possibilidade de o examinador, a priori, indeferir pedido de registro de marca por consistir supostamente em expressão ou sinal de propaganda.
3.4.1 Marca de terceiro registrada
Sugerimos a inclusão da expressão “ideológica” na definição abaixo (pag. 31), por constituir importante forma de imitação:
“IMITAÇÃO - a semelhança gráfica, fonética, visual ou ideológica em relação...”
Por outro lado, não nos parece adequado criar subespécies de imitação (imitação no todo, imitação parcial e imitação com acréscimo).
A nosso ver, deve-se apenas diferenciar reprodução de imitação. Reprodução é, no dizer de Waldemar Ferreira, a fotografia sem retoque; ou, como escreveu tratadista francês, a própria fabricação da marca contrafeita .
Reproduzir quer dizer, portanto, identidade. Já imitação é semelhança, por qualquer meio, com marca anteriormente registrada, suscetível de causar confusão.
“Imitar a marca de outrem não é, portanto, simples e fielmente reproduzi-la, nos pormenores e no conjunto. É arremedá-la. É desfigurá-la, criando outra que, pôsto seja dela diferente, mantenha com ela tal semelhança ou contenha tantos de seus elementos característicos, que fàcilmente se confunda uma com a outra” .
Logo, não se deve limitar o conceito de imitação, pois impossível antever as mais variadas formas que podem engendrar os contrafatores para tornar sua marca confundível.
3.4.2 Marca de terceiro registrada que o requerente evidentemente não poderia desconhecer
Verifica-se que o INPI trata a marca registrada no estrangeiro como uma condição para a aplicação do inciso XXIII do art. 124 da LPI.
Em nosso entender a alusão às palavras “marca” e “titular” em tal inciso não autoriza tal exigência, até porque existem Países que consagram o princípio declarativo de direito sobre a marca onde o direito nasce com o uso e não com o registro.
De igual forma, o INPI parece considerar que este inciso será reivindicado somente por impugnantes estrangeiros, enquanto a própria LPI estabelece que o “.......titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento,........”.
3.4.4. Elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa
Verificamos que na pag. 37 existe a seguinte definição:
“O nome de empresa é aquele sob o qual a sociedade empresarial exerce sua atividade e se obriga nos atos a ela pertinente”
A expressão “sociedade empresarial” é imprecisa e limitada, uma vez que exclui a proteção dos nomes das sociedades simples, associações e fundações.
A proteção conferida ao nome empresarial do empresário e das sociedades empresárias aplica-se também à denominação das sociedades simples, associações e fundações, conforme expressamente dispõe o parágrafo único do art. 1.155 do Código Civil.
Sugestão: nome de empresa é a firma ou a denominação adotada pelo empresário, pessoa física ou jurídica, para sua identificação no exercício de sua atividade, cuja proteção é estendida à denominação das sociedades simples, associações e fundações.
3.4.8. Nome, prêmio e símbolo de eventos oficiais ou oficialmente reconhecidos:
"Oficialmente reconhecido": Qual (quais) o(s) documento(s) hábil(eis) a comprovar esse 'reconhecimento oficial'? Esclarecer ao público em que momento juntar tais documentos;
3.4.9. Nome civil, patronímico, imagem de terceiros:
Direitos de personalidade de falecido (pag. 45): O que ocorrerá se um descendente autoriza e outro (ainda dentro da linhagem até 4º grau) denega? Sugerimos que se esclareça na seguinte linha: a ordem de preferência respeitará a prevista no CC (sucessão).
3.4.10. Pseudônimo e nome artístico:
Sugestão: Abordar os casos aqui inseridos em que haja ‘colidência entre pessoas célebres’. Exemplo: Ronaldo (“Fenômeno”), Ronaldo (“Gaúcho”) e Ronaldo (“Cristiano Ronaldo, jogador português). Ou ainda, o grande número de “Esquerdinha” que apelidam jogadores de futebol. Nessas situações, deve-se respeitar a anterioridade. O primeiro a depositar terá a preferência.
Ressaltamos ainda, que a proibição em questão é de caráter absoluto, ou seja, não comporta a distinção estabelecida pelo INPI entre os nomes artísticos que não existem como “termo ou expressão de uso comum ao vocabulário” e aqueles “termos ou expressões encontradas no vernáculo”.
Finalmente, sugerimos a exclusão da expressão “(tempo aproximado de 200 anos para formulação de exigências)” contida na pagina 48, pois se trata de estimativa de vida media de pessoas, que, na realidade dependerá do caso concreto.
3.4.11. Obras protegidas pelo direito autoral:
Títulos Isolados
Sugestão: Excluir a expressão “ainda que desprovido de originalidade” no parágrafo abaixo (pag. 49), considerando que o inciso XVII do art. 124 da LPI protege “os título que estejam protegidos pelo direito autoral” e o art. 10º da LDA outorga proteção aos mesmos desde que originais e inconfundíveis com o de obra do mesmo gênero divulgado anteriormente por outro autor.
“se o nome ou título da obra, ainda que desprovido de originalidade, quando associado aos produtos ou serviços pleiteados, é imediatamente associado à obra artística a qual intitula, deverá ser formulada exigência em se tratando de terceiros não autorizados. Em caso de impugnação do titular dos direitos autorais, deverá ser indeferido o pedido”.
Sugerimos ainda: Alterar o início das explicações do exemplo “ANAKIN SKYWALKER”, pois os personagens são, indubitavelmente, “obras artísticas” e, como tal, seus nomes ou títulos, são suscetíveis de proteção autoral, desde que originais e inconfundíveis com o de obra do mesmo gênero divulgado anteriormente por outro autor (art. 10º da LDA) e, consequentemente amparados pelo inciso XVII do art. 124 da LPI.
4.1. Casos em que a apostila não é aplicada:
Sugestão: substituir os seguintes exemplos:
- PUPILÓTICA e COMAVES, pois, em nosso entender, não configuram marcas constituídas pela aglutinação e justaposição de termos de uso comum com elementos de fantasia.
- MULTFLEX, pois, em nosso entender, não configura marca constituída pela aglutinação ou justaposição de termos evocativos com termos que sugerem quantidade ou qualidade.
- SUPRISERV, pois, em nosso entender, não configura marca constituída por termos que compõe diversos conjuntos marcários acompanhados de elementos de fantasia.
- MR. PASTEL e REI DOS FOGÕES, pois, em nosso entender, não configuram marcas compostas de expressões de uso comum e de fantasia.
5.2. Características do Produto ou Serviço e Medidas de Controle de Marca de Certificação
Sugestão: excluir a expressão “dentre outras” do parágrafo abaixo (pag. 56) , pois, em se tratando de documentação obrigatória, não é possível deixar de especificá-las incluindo a expressão “São exemplos de características do produto ou serviço”, conforme abaixo:.
A documentação deverá conter:
- As características do produto ou serviço a ser certificado. São exemplos de características do produto ou serviço: descrição detalhada, tipo de produto ou serviço, matéria-prima, procedimentos de produção ou prestação de serviço.
6.1.. Prorrogação do Registro
Sugestão: Melhor esclarecer a forma de contagem do prazo de 06 meses (período de graça), ou seja, esclarecendo como deve proceder-se a contagem se o dia imediatamente subseqüente ao do dia do término de vigência do registro recair em fim de semana, feriado, etc...,
Esclarecer ainda qual a data efetivamente considerada como do término da vigência do registro, uma vez que esse dia é automaticamente prorrogado quando o término recai em fim de semana, feriado, etc.
Sugerimos também esclarecer se há ou não a necessidade de apresentação de procuração para a renovação de uma marca, considerando a hipótese de que um procurador ainda não constituído nos autos adote a medida e o disposto no art. 216 da LPI.
6.2.1. Legitimação do Requerente
Sugestão: Definir e/ou exemplificar hipóteses de legitimo interesse para o requerimento de uma caducidade.
6.2.5. Utilização da Marca em razão dos seus Elementos Característicos
Marca Tridimensional
Sugestão: Melhor definir os “documentos” exigidos como meio de prova de uso das Marcas Tridimensionais.
7. Cessão de Direitos
Sugestão: Esclarecer i) se o cedente pode apresentar requerimento de cessão a vista do quanto disposto na alínea a) do item acima referido e ii) se a assinatura de 02 testemunhas não é mais necessário para a validade do documento de cessão perante o INPI.
São Paulo, 29 de setembro de 2009
Ivana Có Crivelli
Presidenta da ASPI
Marcello do Nascimento
Coordenador do Grupo de Trabalho da ASPI
Alexandre Fragoso Machado
Daniel Adensohn de Souza
Luís Felipe Balieiro Lima
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