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JURISPRUDÊNCIA

DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL

“DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO PARA O CONSUMIDOR. CONCORRÊNCIA DESLEAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO AOS PEDIDOS QUE ENVOLVAM CONDENAÇÃO DIRETA DA EMPRESA RÉ, DETENTORA DA MARCA GUERREADA.
I – Sentença recorrida que julgou improcedente o pedido, no que tange à suspensão e cassação do registro da marca COWBOY, e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, no que se refere a todos os demais pedidos formulados e que envolvam condenação direta da primeira ré, detentora da marca guerreada, face a incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar pleitos que não referentes a cassação de registro, tal como determinado pelo artigo 175 da Lei nº 9.279/96 c/c artigo 109, inciso I, da CF e nos termos do artigo 267, inciso IV, do CPC.
II – A matéria em debate, no presente caso, diz respeito à ineficácia (ou não) da decisão administrativa no âmbito do INPI a respeito de pedido de registro da marca mista ‘COWBOY’, que foi deferido administrativamente à empresa ré, na classe 34.10, para designar ‘tabaco em bruto ou manufaturado’. De acordo com a narrativa feita na inicial, o pedido deveria ter sido indeferido, por configurar concorrência desleal, como previsto no art. 10 bis da Convenção da União de Paris, e nos arts. 2º e 195, III, da LPI. A parte autora alega, em apertada síntese, que quando se pensa em cigarro e se vê uma figura de cowboy a conclusão é inevitável: os cigarros são ‘MARLBORO’, o que foi solidificado durante os anos através de maciças campanhas de propaganda desenvolvidas pelas autoras, e que o ingresso de marca composta por figura e palavra ‘COWBOY’ no mercado, para os mesmos produtos, só poderia causar confusão, desviando a clientela das autoras, o que caracteriza ato de concorrência desleal.
III – Segundo a legislação marcária, para caracterizar a colidência entre as marcas, é imprescindível que a similitude entre as marcas seja capaz de gerar confusão ou associação indevida pelo consumidor entre produtos afins de diferentes origens, bem como prejuízo para a reputação da marca original. Nesse passo, as expressões MARLBORO e COWBOY são completamente distintas, de forma a permitir a convivência pacífica no mercado sem gerar prejuízo para as empresas nem induzir a erro, dúvida ou confusão os consumidores acerca da procedência dos produtos,
IV – No que tange à notoriedade da marca MARLBORO, sabe-se que a legislação marcária brasileira assegura proteção especial à marca notoriamente conhecida, independentemente de registro, se a reprodução ou imitação do sinal gráfico, ou de parte dele, for suscetível de causar confusão ao consumidor. Não é a hipótese.
V – Afasta-se a alegação de concorrência desleal fundamentada no art. 195, III, da LPI, que diz que comete crime de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem. Não há nos autos qualquer prova de que a empresa ré tenha se utilizado de meios ilícitos para obter o registro, vez que a marca em questão não se encontra entre as proibições legais, bem como não há registro anterior, pelas apelantes, da figura de cowboy nem da expressão cowboy, e, sendo o sistema de registro de marca atributivo, quem primeiro depositar um pedido de registro de marca, a seu favor militará a prioridade do registro.
VI – Mantida a extinção do processo, sem resolução do mérito, somente quanto ao pedido de indenização por perdas e danos e, quanto ao pedido de abstenção do uso da marca, aplica-se o art. 515, § 3º, do CPC para, analisando o mérito, julgar improcedente o pedido, vez que mantida a improcedência do pedido de nulidade do
registro.
VII – Apelação conhecida e parcialmente provida.” (TRF 2ª Região, Apelação Cível nº. 365512, Processo nº. 199851010274638, Primeira Turma Especializada, Relator: Juiz Guilherme Calmon, julgado em 11.3.2008, DJU 2.4.2008).

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